Home » News » Markenrecht » Was tun bei Markenrechtsverletzungen? Das sollten Sie wissen!
Ein Markeninhaber hat gegen jeden, der seine Marke vorsätzlich oder fahrlässig verletzt, Anspruch auf Schadensersatz. In dieser Übersicht erklären wir, wann man Auskunft und Schadensersatz verlangen darf.
Rechtsanwalt Niklas Plutte Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz
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Inhaltsübersicht I. Schadensersatzanspruch 1. Anspruchsinhaber und Anspruchsgegner 2. Markenrechtsverletzung a. Bestand eines Markenrechts b. Markenmäßige Benutzung der Marke durch einen Dritten c. Im geschäftlichen Verkehr d. Ohne Zustimmung des Markeninhabers e. Verwirklichung eines der drei Tatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG f. Verschulden 3. Schadensberechnung und Schadenshöhe a. Konkrete Schadensberechnung b. Lizenzanalogie mit Beispielen für fiktive Lizenzgebühren c. Herausgabe des Verletzergewinns d. Ausnahmsweise kein Schadensersatz II. Auskunftsansprüche 1. Der unselbständige Auskunftsanspruch 2. Der selbständige Auskunftsanspruch (Drittauskunft) a. Allgemeine Voraussetzungen b. Vom Anspruchsgegner abhängige Voraussetzungen c. Umfang der Auskunftspflicht 3. Anspruch auf Vorlage und Besichtigung
Wer in seinem Markenrecht verletzt wird, darf vom Verletzer den durch die Verletzung entstandenen Schaden ersetzt verlangen, wenn der Verletzer schuldhaft gehandelt hat.
Schadensersatzansprüche nach § 14 Abs. 6 MarkenG stehen dem Markeninhaber als Rechtsinhaber zu. Lizenznehmer können im eigenen Namen keinen Schadensersatz fordern. Da aber oftmals auch bei Lizenznehmern Schäden eintreten, kann der Markeninhaber Schadensersatz für den Lizenznehmer per Drittschadensliquidation geltend machen. Ebenfalls möglich ist eine Abtretung des Schadensersatzanspruchs vom Markeninhaber an den Lizenznehmer, allerdings nur, wenn es um eine Geldforderung geht. Der Lizenznehmer kann dann im eigenen Namen auf Zahlung an sich klagen.
Schadensersatzpflichtig ist grundsätzlich nur der Verletzer. Eine Besonderheit regelt § 14 Abs. 7 MarkenG: Wird die Verletzungshandlung durch einen Angestellten oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs begangen, kann der Anspruch nicht nur gegen den Angestellten/Beauftragten, sondern auch den Inhaber des Betriebs geltend gemacht werden. Das gilt aber nur, wenn der Angestellte/Beauftragte die Verletzung im Rahmen einer Tätigkeit für den Betrieb und nicht bloß privat vorgenommen hat.
Angestellte sind Personen, die aufgrund eines Vertragsverhältnisses mit dem Betriebsinhaber weisungsabhängige Dienste zu leisten haben (z.B. Angestellte, Auszubildende, Praktikanten, aber auch freiberufliche Mitarbeiter oder Beamte). Der Begriff des Beauftragten ist weit auszulegen und kann z.B. eine externe, selbständig tätige Werbeagentur erfassen. Entscheidend ist, dass der Dritte in die betriebliche Organisation des Betriebsinhabers in der Weise eingegliedert ist, dass der Erfolg der Geschäftstätigkeit des beauftragten Unternehmens dem Betriebsinhaber zu Gute kommt und der Betriebsinhaber einen bestimmenden, durchsetzbaren Einfluss auf diejenige Tätigkeit des beauftragten Unternehmens hat, in deren Bereich das beanstandete Verhalten fällt. Der Unternehmensinhaber haftet daher ggf. auch für ohne sein Wissen und gegen seinen Willen von einem Beauftragten begangene Rechtsverstöße (vgl. BGH, Urteil vom 07.10.2009, Az. I ZR 109/06 – Partnerprogramm).
Merke: Bei Markenverletzungen können neben Tätern und Teilnehmern auch Störer auf Unterlassung und Beseitigung in Anspruch genommen werden. Störer haften mangels gesetzlicher Grundlage aber nicht auf Schadensersatz.
Der Markeninhaber hat ein ausschließliches Recht an seiner Marke, was bedeutet, das allein er berechtigt ist, die Marke zu benutzen. Ohne seine Zustimmung sind Dritten gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG folgende Handlungen im geschäftlichen Verkehr verboten:
Die Voraussetzungen einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG lauten damit:
Es erscheint selbstverständlich, doch Vorsicht. Erste Voraussetzung für eine Markenrechtsverletzung ist, dass ein rechtswirksames Markenrecht existiert, zum Beispiel eine Wortmarke oder Bildmarke.
Dies kann eine eingetragene Marke sein, die zum Beispiel beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) oder Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) registriert wurde. Seltener (aber möglich) ist aber etwa auch eine Benutzungsmarke, die nicht im Register eingetragen ist, aber aufgrund vom Verkehrsgeltung (§ 4 Nr. 2 MarkenG) Markenschutz entfaltet.
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Die Eintragung im Register kann trügerisch sein. Ist die Marke bereits länger als fünf Jahre registriert, muss sie für die betroffenen Waren und Dienstleistungen auch rechtserhaltend benutzt worden sein. Andernfalls kann der Gegner einer markenrechtlichen Abmahnung die Einrede der Nichtbenutzung gegen die fremde Marke erheben. Folge ist unter anderem, dass er keine strafbewehrte Unterlassungserklärung schuldet.
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Verletzungshandlung ist die Benutzung der geschützten Marke durch einen Dritten. Dritter ist jeder, der nicht Inhaber der Marke ist, ggf. also auch ein Lizenznehmer. Markenzeichen können gemäß § 3 Abs. 1 MarkenG insbesondere Wörter, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge und dreidimensionale Gestaltungen sein.
Die verletzte Marke muss von dem Dritten markenmäßig benutzt werden, was der Fall ist, wenn sie der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen dient (vgl. BGH, Urteil vom 11.04.2013, Az. I ZR 214/11 – Volkswagen/Volks.Inspektion). Dies ist aus der Sicht eines angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu bestimmen (vgl. BGH, Urteil vom 09.02.2012, Az. I ZR 100/10 – pjur/pure). Eine markenmäßige Benutzung liegt insbesondere dann nicht vor, wenn der Begriff nur beschreibend benutzt wird, weil er dann nicht auf die Herkunft von Produkten hinweist. Der Benutzungsbegriff ist tendenziell weit zu verstehen.
Typische Benutzungshandlungen nennen § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG:
Die vorstehenden Beispiele sind nicht abschließend, sondern beispielhaft zu verstehen. Auch in anderen Handlungen kann eine Benutzung von Markenzeichen liegen (vgl. EuGH, Urteil vom 23.03.2010, Az. C-236/08 – Google France).
Weitere Beispiele für markenmäßige Benutzung:
Beispiele, in denen markenmäßige Benutzung verneint wurde:
Eine Marke wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht lediglich im privaten Bereich erfolgt (vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2018, Az. I ZR 136/17 – Tork). Anknüpfungspunkt ist die konkrete Benutzungshandlung und nicht die Person des Benutzers. Maßgeblich ist, wie ein objektiver Dritter die Zielrichtung der Benutzungshandlung werten wird und nicht die wirkliche Intention des Handelnden (vgl. BGH, Urteil vom 22.11.2001, Az. I ZR 138/99 – shell.de).
Der BGH stellt ausdrücklich keine hohen Anforderungen an die Markennutzung im geschäftlichen Verkehr (vgl. BGH, Urteil vom 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips). Eine Gewinnerzielungsabsicht oder die Entgeltlichkeit der angebotenen Waren bzw. Dienstleistungen sind nicht erforderlich (vgl. BeckOK/Mielke, MarkenG, § 14 Rn. 55). Gleichzeitig ist der private Bereich nicht allein dadurch verlassen, dass eine Ware einer Vielzahl von Personen zum Kauf angeboten wird (vgl. BGH, Urteil vom 19.04.2007, Az. I ZR 35/04 – Internetversteigerung II).
Tipp: Im Prozess muss das Vorliegen einer Handlung im geschäftlichen Verkehr als Tatbestandsvoraussetzung grundsätzlich vom Anspruchssteller dargelegt und bewiesen werden. Weil es für den Anspruchsteller im Einzelfall schwierig sein kann, die maßgeblichen äußeren Umstände des Verkaufs herauszufinden, besteht aber eine sekundäre Darlegungslast des Handelnden (vgl. BGH, Urteil vom 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips). Dieser muss also ggf. nähere Ausführungen dazu machen, weswegen seine Handlung privat erfolgt sein soll.
Eine Markenrechtsverletzung ist ausgeschlossen, wenn der Berechtigte seine Zustimmung zur Benutzung der Marke erteilt hat. Der Benutzer der Marke trägt die Darlegungs- und Beweislast, dass er über eine ausreichende Erlaubnis des Berechtigten verfügt.
Merke: Der Markeninhaber kann seine Zustimmung nicht nur im Voraus (als Einwilligung), sondern auch im Nachhinein (als Genehmigung) erteilen. Die nachträgliche Zustimmung bzw. ein Verzicht kann sogar durch einen Lizenznehmer des Markeninhabers erfolgen, der die mit der Marke versehenen Waren mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr bringen darf, was zur Folge hat, das bereits entstandenen Ansprüchen des Markeninhabers die Grundlage entzogen wird (vgl. BGH, Urteil vom 25.03.2021, Az. I ZR 37/20 – myboshi).
Die Rechtsprechung stellt allerdings strenge Anforderungen an die Zustimmung. Sie muss den Willen zum Verzicht auf das Markenrecht mit Bestimmtheit erkennen lassen, was jedoch konkludent geschehen kann, also durch schlüssiges Verhalten (vgl. BGH, Urteil vom 18.01.2012, Az. I ZR 17/11 – Honda-Grauimport).
Beispiel: Ein Motorradhändler importierte ein Modell der Marke Honda aus Singapur nach Europa, das von Honda selbst noch nicht in Europa angeboten wurde. Honda wusste schon länger von der Importtätigkeit und hatte sie bisher nichts beanstandet. Auch hatte Honda dem Modell eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache beigefügt und eine Zulassung auf dem europäischen Markt beantragt. Der BGH leitete aus diesen Umständen keine Zustimmung durch Honda ab, weil diese sich nicht aus bloßem Schweigen ergeben könne und die sonstigen Tätigkeiten keinen eindeutigen Willen zur Gestattung des Inverkehrbringens der Motorräder in Europa erkennen ließen (vgl. BGH, Urteil vom 18.01.2012, Az. I ZR 17/11 – Honda-Grauimport).
Das vom Dritten benutzte Zeichen muss einen der drei Tatbestände des § 14 Abs. 2 MarkenG erfüllen:
Tipp: Im Prozess muss grundsätzlich der Markeninhaber darlegen und beweisen, dass eine Markenverletzung vorliegt. Unter bestimmten Voraussetzungen kann den (mutmaßlichen) Verletzer aber eine sekundäre Darlegungslast treffen. Dies ist der Fall, wenn der Markeninhaber keine näheren Kenntnisse der maßgeblichen Tatsachen besitzt, wohingegen der Prozessgegner die wesentlichen Umstände kennt und es ihm zumutbar ist, dazu nähere Angaben zu machen (vgl. BGH, Urteil vom 07.10.2009, Az. I ZR 109/06 – Partnerprogramm).
Beispiel: Der Markeninhaber kann nachweisen, dass bei Eingabe seiner Marke in eine Suchmaschine die Webseite eines Dritten als Suchergebnis erscheint, weil der durch seine Marke geschützte Begriff irgendwie auf der Webseite benutzt wird. Wenn der Dritte entgegenhält, dass er den Begriff nicht markenmäßig, sondern „nur“ beschreibend verwendet, trifft ihn eine sekundäre Darlegungslast, weil er im Gegensatz zum Markeninhaber seine eigene Webseite kennt und ohne großen Aufwand vortragen kann, wie er den geschützten Begriff verwendet (vgl. BGH, Urteil vom 07.10.2009, Az. I ZR 109/06 – Partnerprogramm).
Der Verletzer muss nach § 14 Abs. 6 S. 1 MarkenG nur dann Schadensersatz leisten, wenn er die Markenrechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig begangen hat.
Eine vorsätzliche Begehung liegt vor, wenn der Verletzer sich während der Handlung bewusst war, eine Markenverletzung zu begehen. Praktisch häufiger sind fahrlässige Markenverletzungen. Nach § 276 BGB handelt fahrlässig, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Im Markenrecht gelten insoweit strenge Maßstäbe. Zu beachten sind vor allem die folgenden Leitlinien der Rechtsprechung:
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Liegen die Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs vor, wird vorausgesetzt, dass die Markenrechtsverletzung grundsätzlich einen Schaden darstellt (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 26.06.2012, Az. I-20 U 103/11 – Charité).
Zur Berechnung der Schadenshöhe stehen gemäß § 14 Abs. 6 MarkenG drei alternative Berechnungsmethoden zur Verfügung, die vom Geschädigten wahlweise zugrunde gelegt werden dürfen:
Es gilt ein Verbot der Vermengung der drei Berechnungsarten (vgl. BGH, Urteil vom 29.07.2009, Az. I ZR 87/07 – Zoladex). Der Markeninhaber kann nicht mit allen drei Grundsätzen argumentieren und sich so einen möglichst hohen Betrag „zusammenrechnen“. Stattdessen muss er sich auf eine der drei Berechnungsmethoden festlegen.
Aber: Im Prozess kann bis zur letzten Hauptverhandlung zwischen den verschiedenen Berechnungsmethoden gewählt werden. Das ist insbesondere dann bedeutsam, wenn sich in der mündlichen Verhandlung herauskristallisiert, welche Berechnungsmethode für den Markeninhaber am günstigsten ist.
Unabhängig von der gewählten Berechnungsmethode ist zusätzlich immer der Marktverwirrungsschaden zu ersetzen (vgl. BGH, Urteil vom 29.07.2009, Az. I ZR 169/07 – BTK). Marktverwirrungsschaden bezeichnet den Schaden, der entstanden ist, weil bei den Verbrauchern durch die Markenverletzung falsche Vorstellungen über Herkunft oder Qualität der Produkte des Markeninhabers entstanden sind. Das Bestehen eines solchen Schadens wird vor Gericht vermutet (vgl. BGH, Urteil vom 29.10.1998, Az. I ZR 125/96 – Cefallone).
Bei der konkreten Schadensberechnung wird der tatsächlich durch die Verletzung entstandene Schaden nach §§ 249 ff. BGB berechnet. Dazu zählt insbesondere entgangener Gewinn (§ 252 BGB).
Die entscheidende Frage bei dieser Berechnungsmethode ist, welche Vermögenseinbuße der Markeninhaber aufgrund der Markenverletzung tatsächlich erlitten hat, insbesondere welche Gewinne ihm entgangen sind.
In der Praxis stellen sich häufig Beweisschwierigkeiten für den Markeninhaber, wenn nicht klar nachgewiesen werden kann, dass ein Gewinnausfall gerade auf der Markenverletzung beruht. Zwar wird die Beweislast des Markeninhabers durch § 252 S. 2 BGB erleichtert, wonach der Gewinn als entgangen gilt, der gewöhnlich eingetreten wäre. Zudem kann das Gericht nach § 287 Abs. 1 ZPO die Höhe des Schadens nach freier Überzeugung bestimmen.
Den Markeninhaber trifft aber trotzdem eine Obliegenheit, dem Gericht eine tatsächliche Grundlage zu unterbreiten, die diesem eine wenigstens im Groben zutreffende Schätzung des entgangenen Gewinns ermöglicht (vgl. BGH, Urteil vom 21.01.2016, Az. I ZR 90/14). Der Markeninhaber muss dazu Umstände wie seine Umsatzentwicklung, aber auch sensiblere Daten wie seine Kalkulation und Gewinnspannen angeben (vgl. OLG Köln, Urteil vom 24.01.2014, Az. I-6 U 111/13). Aufgrund dieser Anforderungen hat die konkrete Schadensberechnung in der Praxis keine große Bedeutung.
Bei der in der Praxis weitaus häufigsten Form der Schadensberechnung nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie ist maßgeblich, was vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrags als Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens vereinbart hätten. Hierfür ist der objektive Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung zu ermitteln, der in der angemessenen und üblichen Lizenzgebühr besteht (vgl. BGH, Urteil vom 29.07.2009, Az. I ZR 169/07 – BTK; BGH, Urteil vom 18.06.2020, Az. I ZR 93/19 – Nachlizenzierung m.w.N.).
Zur Beurteilung der Frage, welcher Lizenzsatz bei der Verletzung eines Kennzeichenrechts angemessen ist, ist auf die verkehrsübliche Lizenzgebühr abzustellen, die für die Erteilung des Rechts zur Benutzung des Kennzeichens zu zahlen wäre. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die auch bei freien Lizenzverhandlungen auf die Höhe der Vergütung Einfluss gehabt hätten. Als Ausgangspunkt der Beurteilung kann die Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze für die in Rede stehende Kennzeichenart herangezogen werden (vgl. BGH, Urteil vom 29.07.2009, Az. I ZR 169/07 – BTK m.w.N.). Bei Kennzeichen spielen als wertbildende Faktoren der Bekanntheitsgrad und der Ruf des Zeichens eine maßgebliche Rolle. Außerdem kommt es auf das Maß der Verwechslungsgefahr an, insbesondere auf den Grad der Zeichenähnlichkeit. Daneben sind Umfang und Dauer der Verletzungshandlung ebenso zu berücksichtigen wie deren Intensität. Auch ein Marktverwirrungsschaden kann in die Bemessung der Lizenzgebühr einzubeziehen sein. Die Erhöhung des Lizenzsatzes durch einen Verletzerzuschlag kommt nicht in Betracht; ein solcher Zuschlag ist mit den Grundlagen des deutschen Schadensersatzrechts unvereinbar (BGH, Urteil vom 22.09.2021, Az. I ZR 20/21 – Layher).
Für die Berechnung der fiktiven Lizenz gelten folgende Grundsätze:
Merke: Die Zahlung von Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie führt nicht zum Abschluss eines tatsächlichen Lizenzvertrags. Die Markenbenutzung bleibt rechtswidrig. Es handelt sich lediglich um die Fiktion einer Lizenz, mit der in der Vergangenheit liegende Schäden ausgeglichen werden. Für die Zukunft entsteht kein Recht zur Nutzung der fremden Marke auf Seiten des Verletzers, schon gar kein alleiniges Nutzungsrecht.
Beispiele für fiktive Lizenzgebühren
Der Markeninhaber hat schließlich die Möglichkeit, den Gewinn vom Verletzer heraus zu verlangen, den dieser durch die Verletzung der Marke erlangt hat (vgl. § 14 Abs. 6 S. 2 MarkenG).
Die entscheidende Frage bei dieser Berechnungsmethode ist, welchen Gewinn der Verletzer durch die Markenrechtsverletzung zu Unrecht erlangt hat.
„Gewinn“ meint den Umsatz abzüglich Kosten. Hier stellen sich ähnliche Beweisprobleme wie bei der konkreten Schadensberechnung, weshalb die Herausgabe des Verletzergewinns in der Praxis ebenfalls nur geringe Bedeutung hat. Streitig ist häufig zum einen, in welcher Höhe der Verletzer Kosten vom Gewinn abziehen darf und zum anderen, dass nur der Teil des Gewinns herausverlangt werden darf, der kausal auf die Markenverletzung zurückgeht. Der Markeninhaber müsste demnach beweisen, dass der Verletzer den herausverlangten Gewinn nicht ohne die Markenverletzung gemacht hätte, was oft schwer fällt.
Wer sich trotz dieser Beweisprobleme für eine Abschöpfung des Verletzergewinns entscheidet, muss folgende Grundsätze beachten:
Beispiele für vom Erlös abziehbare Kosten:
In einem unmittelbaren Zusammenhang zur Schutzrechtsverletzung stehen sog. variable Kosten wie Material, Energiekosten für die Produktion, Kosten für Fracht und Vertrieb der Ware sowie sonstige Fixkosten, die ausschließlich für die Produktion des schutzrechtsverletzenden Produkts anfallen (vgl. BGH, Urteil vom 21.09.2006, Az. I ZR 6/04 – Steckverbindergehäuse).
In keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen sog. Gemeinkosten, die nicht speziell bei der Schutzrechtsverletzung, sondern allgemein beim Geschäftsbetrieb des Verletzers entstanden sind. Das sind insbesondere Fixkosten wie Miete, Unterhalt bestehender Anlagen sowie Gehälter und Steuern (vgl. BGH, Urteil vom 21.09.2006, Az. I ZR 6/04 – Steckverbindergehäuse).
Berechnung der Quote: In der Regel geht kein überwiegender Teil des Gewinns kausal auf die Markenverletzung zurück, es sei denn, es handelt sich um ganz besonders prestigehaltige Kennzeichen oder um Produktpiraterie (vgl. BGH, Urteil vom 06.10.2005, Az. I ZR 322/02 – Noblesse). Wie bei den anderen Berechnungsmethoden schätzt der Tatrichter unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls nach freier Überzeugung den herauszugebenden Gewinnanteil über § 287 Abs. 1 ZPO (vgl. BGH, Urteil vom 03.09.2013, Az. X ZR 130/12 – Kabelschloss).
Ein Markeninhaber kann bei Markenverletzungen ausnahmsweise keinen Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie geltend machen, wenn die Lizenzierung sonst ausschließlich unentgeltlich erfolgt (BGH, Urteil vom 16.12.2021, Az. I ZR 201/20 – ÖKO-TEST III; Bestätigung von: OLG Düsseldorf, Urteil vom 19.11.2020, Az. I-20 U 152/16). Es bleibt dem Markeninhaber aber offen, seinen durch eine Markenverletzung entstandenen Schaden nach den Grundsätzen der Herausgabe des Verletzergewinns zu berechnen, auch wenn er seine Marke selbst nicht kommerziell vermarktet.
In der Entscheidung zu mehreren kostenlos lizenzierten Marken wurden Schadensersatzansprüche ausnahmsweise insgesamt abgelehnt, obwohl die Beklagte die Lizenzbedingungen der Markeninhaberin verletzt hatte. Ein Schadensersatzanspruch setze ungeachtet der unterschiedlichen Berechnungsmöglichkeiten (konkreter Schaden, Lizenzanalogie, Herausgabe des Verletzergewinns) immer eine Vermögenseinbuße beim Verletzten voraus. Verzichte der Verletzte auf jegliche kommerzielle Nutzung seines Ausschließlichkeitsrechts, könne der objektive Wert einer Lizenzgebühr jedoch nur mit Null angesetzt werden. Auch eine Berechnung unter dem Gesichtspunkt der Herausgabe des Verletzergewinns komme nicht in Betracht. Diese Berechnungsmethode beruhe auf dem Gedanken, dass dann, wenn es nicht zur jeweiligen Verletzung gekommen wäre, der Verletzte einen Gewinn realisiert hätte. Davon könne bei einem Rechteinhaber, der auf die kommerzielle Verwertung verzichtet hat, nicht ausgegangen werden. Bei einem Verzicht des Schutzrechtsinhabers auf dessen monetäre Verwertung entsteht ihm durch die rechtswidrige Nutzung des Schutzrechts kein Schaden.
Im Markenrecht gibt es drei verschiedene Auskunftsansprüche, die sich wie folgt unterscheiden:
Der unselbständige Auskunftsanspruch ist nicht ausdrücklich im MarkenG geregelt. Er wird in ständiger Rechtsprechung aus § 242 BGB hergeleitet und richtet sich nur gegen den Verletzer (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2012, Az. I ZR 82/11 – Völkl). Er ist „unselbständig“, weil Voraussetzung ist, dass gegen den Auskunftspflichtigen ein Schadensersatzanspruch besteht. Mit dem unselbständigen Auskunftsanspruch werden nur Informationen über die konkrete Verletzung durch den Auskunftspflichtigen eingefordert. Er dient damit nur der Durchsetzung dieses einen Schadensersatzanspruches.
Der selbständige Auskunftsanspruch ist in § 19 MarkenG geregelt. Der Hauptunterschied zum unselbständigen Auskunftsanspruch ist, dass der Auskunftsanspruch aus § 19 MarkenG „weiterdenkt“: Es kann zum einen nicht nur der Verletzer, sondern auch Dritte in Anspruch genommen werden. Zum anderen geht es auch nicht nur um eine bestimmte Markenverletzung, sondern auch darum, auf weitere Verletzungen aufmerksam zu werden, auch von Dritten. Der selbständige Auskunftsanspruch zielt insbesondere ab auf Informationen über Zulieferer und Lieferketten. Der Markeninhaber kann dadurch gegen weitere Verletzer vorgehen.
Der Anspruch auf Vorlage und Besichtigung ist in § 19a MarkenG geregelt. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Auskunftsansprüchen ist beim Anspruch auf Vorlage und Besichtigung nicht erforderlich, dass bereits eine Markenverletzung bzw. sogar ein Schadensersatzanspruch besteht bzw. festgestellt wurde. Der Vorlage- und Besichtigungsanspruch ist vielmehr im Vorfeld angesiedelt, wenn der Verdacht einer Markenverletzung besteht. Dem Markeninhaber soll die Möglichkeit gegeben werden, festzustellen, ob seine Marke überhaupt verletzt wurde, um ggf. einen Anspruch geltend zu machen. Der Anspruch auf Besichtigung nach § 19a Abs. 1 MarkenG umfasst als Minus die Pflicht zur Mitteilung von Eigenschaften der Ware, deren Besichtigung zu gestatten ist, zum Beispiel Herstellungsnummern (BGH, Urteil vom 21.01.2021, Az. I ZR 20/17).
Der unselbständige Auskunftsanspruch ist kein Phänomen des Markenrechts, sondern ein allgemeiner Rechtsgedanke des Zivilrechts, der von der Rechtsprechung aus § 242 BGB abgeleitet wird (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2012, Az. I ZR 82/11 – Völkl). Es handelt sich um einen bloßen Hilfsanspruch, der es dem Markeninhaber ermöglichen soll, einen bereits bestehenden Schadensersatzanspruch effektiv und im richtigen Umfang durchzusetzen.
Der unselbständige Auskunftsanspruch hat folgende Voraussetzungen:
Der unselbständige Auskunftsanspruch umfasst als akzessorischer Anspruch grundsätzlich nur Auskünfte über die konkrete Verletzungshandlung. Nach der Rechtsprechung muss auch über im Kern gleichartige Handlungen informiert werden (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2012, Az. I ZR 82/11 – Völkl), aber nur, wenn feststeht, dass diese ebenfalls schuldhaft begangen wurden, also auch insoweit ein Schadensersatzanspruch besteht (vgl. BGH, Urteil vom 23.02.2006, Az. I ZR 27/03 – Parfümtestkäufe).
Inhaltlich umfasst die Auskunftspflicht alle Informationen, die zur Berechnung des Schadens erforderlich sind:
Anders liegt es, wenn nur eine Berechnung des Schadensersatzes nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie in Betracht kommt. In diesem Fall beschränkt sich der Auskunftsanspruch auf die erzielten Netto-Umsätze. Grund ist, dass der Auskunftsanspruch sich nur auf Informationen beziehen kann, die für den konkreten Schadensersatzanspruch benötigt werden (vgl. BGH, Urteil vom 13.09.2007, Az. I ZR 33/05 – THE HOME STORE).
Beispiel für die Geltendmachung eines Auskunftsanspruchs im Prozess, dem das Gericht stattgab:
„Die Klägerin hat (…) beantragt, (…) die Beklagten (…) zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen und Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie seit dem 1. Januar 1994 Handlungen gemäß Ziffer I (= Verletzungshandlungen) vorgenommen haben, und zwar unter Übergabe einer geordneten Auflistung, aus der sich die Liefermengen, Lieferzeiten, Lieferpreise und die Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer ersehen lassen sowie die Einkaufspreise und die Gestehungskosten und unter Nennung des Herstellers und der Lieferanten der mit der streitgegenständlichen Kennzeichnung versehenen Waren sowie unter Bekanntgabe der für diese Waren betriebenen Werbung, unter Angabe der Werbungsträger, Erscheinungszeiten, Auflagenhöhen, Verbreitungsgebiete und der Kosten dieser Werbung (vgl. BGH, Urteil vom 02.10.2012, Az. I ZR 82/11 – Völkl).“
Achtung: Der unselbständige Auskunftsanspruch kann nur im Rahmen der Hauptsacheklage geltend gemacht werden. § 19 Abs. 7 MarkenG findet keine entsprechende Anwendung (vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 14.06.2006, Az. 5 U 21/06 – Cerebro Card). Er unterliegt der gleichen Verjährung wie der Schadensersatzanspruch (vgl. OLG Zweibrücken, Urteil vom 02.11.2006, Az. 4 U 140/05). Der Streitwert des unselbständigen Auskunftsanspruch kann nur etwa 10 % des gesamten Prozessstreitwerts betragen (vgl. Ströbele/Hacker, § 19 MarkenG, Rn. 49).
Weitergehende Auskünfte als der unselbständige Auskunftsanspruch ermöglicht der in § 19 MarkenG geregelte selbständige Auskunftsanspruch. Er ist gerichtet auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg widerrechtlich gekennzeichneter Waren oder Dienstleistungen. Damit zielt er im Ergebnis darauf ab, Informationen über Markenverletzungen zu erlangen, die von Dritten begangen wurden. Der selbständige Auskunftsanspruch wird daher auch Anspruch auf Drittauskunft genannt. Im Gegensatz zum unselbständigen Anspruch, der nur „Anhängsel“ eines Schadensersatzanspruchs ist, kann der Auskunftsanspruch nach § 19 MarkenG unabhängig von einem bestehenden Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden.
Der Auskunftsanspruch aus § 19 MarkenG kann sowohl gegen den Verletzer als auch gegen Dritte geltend gemacht werden, mit denen der Verletzer in Kontakt gekommen ist. Je nachdem variieren die Voraussetzungen.
b. Vom Anspruchsgegner abhängige Voraussetzungen
Unabhängig davon, ob der Auskunftsanspruch gegen den Verletzer oder einen Dritten geltend gemacht wird, müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein:
Beispiele: Die Erfüllung eines Auskunftsanspruchs kann ausnahmsweise unverhältnismäßig sein, wenn es sich um einen bloßen Einzelfall der Schutzrechtsverletzung handelt oder bereits alle Schäden der Schutzrechtsverletzung ausgeglichen sind. In diesen Fällen besteht kein schutzwürdiges Interesse des Markeninhabers mehr (vgl. BGH, Urteil vom 23.03.2006, Az. I ZR 27/03 – Parfümtestkäufe). In Fällen von Produktpiraterie kommt Unverhältnismäßigkeit dagegen kaum in Betracht, weil das Geheimhaltungsinteresse nicht schutzwürdig ist.
Je nachdem, von wem der Markeninhaber Auskunft verlangt, können weitere Voraussetzungen zu beachten sein.
Ist der Anspruchsgegner der Verletzer, sind nur die vorstehenden allgemeinen Voraussetzungen zu beachten. Zusätzliche Erfordernisse bestehen nicht. Soll hingegen ein Dritter Auskunft erteilen, muss ein besonderer Zusammenhang des Dritten zur Verletzungshandlung bestehen, da nicht jeder beliebige Dritte auf Auskunft in Anspruch genommen werden darf. Wann der Zusammenhang eng genug ist, regelt § 19 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.
Danach besteht der Anspruch auch gegen eine Person, die in gewerblichem Ausmaß
Der Anspruch kann nur gegen Dritte geltend gemacht werden, die zur Erlangung eines unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen Vorteils handeln. Das gilt auch für Privatpersonen, weswegen der Begriff „gewerblich“ etwas anderes meint, als das Merkmal „im geschäftlichen Verkehr“ (vgl. Ströbele/Hacker, MarkenG, § 19 Rn. 21).
Beispiel: Eine private Urlauberin, die sich eine gefälschte Handtasche zu einem wesentlich günstigeren Preis als das Original kauft, handelt zur Erlangung eines wirtschaftlichen Vorteils und kann somit auf Auskunft in Anspruch genommen werden. Mangels Teilnahme am geschäftlichen Verkehr bestehen aber keine Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche gegen sie.
Liegen die vorstehenden Voraussetzungen vor, hat der Anspruchsgegner Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der markenverletzenden Ware/Dienstleistung zu erteilen. Was das genau bedeutet, bestimmt § 19 Abs. 3 MarkenG. Danach hat der zur Auskunft Verpflichtete Angaben zu machen über:
Die Herkunft der Waren, also der Weg der Ware zum Verletzer, ist vollständig aufzudecken. Der nachfolgende Vertriebsweg „ab dem Verletzer“ muss dagegen nur hinsichtlich gewerblicher Abnehmer aufgedeckt werden. Im Gegensatz zum Begriff der Gewerblichkeit in § 19 Abs. 2 MarkenG bedeutet „gewerblich“ hier wiederum, dass der Abnehmer im geschäftlichen Verkehr handelt.
Die Angabe über die Menge der Produkte muss so erfolgen, dass alle Benutzungen der Marke genannt werden, die die konkrete Verletzungsform verwirklichen (vgl. BGH, Urteil vom 23.03.2006, Az. I ZR 27/03 – Parfümtestkäufe).
Beispiel: Bei Produktpiraterie umfasst der konkrete Auskunftsanspruch auch alle anderen Fälle, in denen unter Verwendung der Marke gefälschte Produkte hergestellt wurden, nicht aber Fälle, in denen die Marke auf andere Weise verletzt wurde, z.B. durch Benutzung einer verwechselbar ähnlichen Marke.
Beispiel zu Google Ads: Der selbständige Auskunftsanspruch aus § 19 MarkenG gegen Google umfasst den Zeitpunkt, ab wann Google Ads geschaltet wurden, nicht jedoch die Anzahl der Klicks und damit verdientes Entgelt. Mangels Störerhaftung im Fall bestand auch kein unselbständige Auskunftsanspruch nach § 242 BGB (Kammergericht, Urteil vom 13.07.2021, Az. 5 U 87/19).
Tipp: Im Prozess kann der Auskunftsanspruch auch per einstweiliger Verfügung geltend gemacht werden, wenn die Rechtsverletzung offensichtlich ist (§ 19 Abs. 7 MarkenG). Der Streitwert kann wesentlich höher als beim unselbständigen Auskunftsanspruch liegen. Als Orientierung werden in der Literatur 25 % genannt (vgl. Ströbele/Hacker, § 19 MarkenG, Rn. 49). Weigert sich der Anspruchsgegner, Auskunft zu erteilen, kann über § 888 ZPO Zwangsgeld oder Zwangshaft erwirkt werden.
Der in § 19a MarkenG geregelte Anspruch auf Vorlage und Besichtigung ist in der markenrechtlichen Praxis nicht besonders bedeutsam. Im Gegensatz zu den dargestellten Auskunftsansprüchen findet er bereits dann Anwendung, wenn ein begründeter Verdacht einer Markenverletzung besteht. Damit ist er im Vorfeld der anderen Auskunftsansprüche angesiedelt.
Während der unselbständige und der selbständige Auskunftsanspruch bei einer feststehenden Markenverletzung dabei helfen, den Schadensersatzanspruch näher beziffern zu können bzw. weitere Markenverletzungen aufzudecken, dient § 19a MarkenG der Aufklärung, ob überhaupt eine Markenverletzung stattgefunden hat und inwieweit ein Schadensersatzanspruch bestehen könnte. Entsprechend geringer ist der Umfang der Auskunftspflicht.
Der Anspruch aus § 19a MarkenG hat folgende Voraussetzungen:
Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt, muss der Anspruchsgegner dem Markeninhaber Urkunden wie z.B. Quittungen vorlegen und in seinem Besitz befindliche Sachen zur Besichtigung bereitstellen. Das betrifft insbesondere die (vermeintlich) markenverletzenden Waren selbst. Falls hinreichend wahrscheinlich ist, dass die Rechtsverletzung gewerblich (im Sinne von „im geschäftlichen Verkehr“) vorgenommen wurde, erstreckt sich der Anspruch auch auf Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen. Gleichzeitig ist das Geheimhaltungsinteresse des vermeintlichen Verletzers zu berücksichtigen (§ 19a Abs. 1 S. 3 MarkenG).
Tipp: Wenn die Gefahr besteht, dass der Anspruchsgegner die entscheidenden Beweise beseitigt, kann der Anspruch auch per einstweiliger Verfügung geltend gemacht werden (vgl. § 19a Abs. 3 MarkenG).
Stellt sich dagegen heraus, dass keine Markenrechtsverletzung vorlag, besteht wegen unberechtigter Inanspruchnahme eine Schadensersatzpflicht des Markeninhabers (§ 19a Abs. 5 MarkenG).
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres wissenschaftlichen Mitarbeiters Felix Wichert erstellt.
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